Merkbescherming: meer dan registratie alleen

Inhoudsopgave

1. Deponeert u uw merk of gooit u het weg?
2. Het merk: een internationaal juridisch begrip
3. Is uw handelsnaam tevens uw merknaam?
4. Een merk moet zich onderscheiden!
5. De juridische veelzijdigheid van een merk
6. Juridische en commerciële voordelen

1. Deponeert u uw merk of gooit u het weg?

Wanneer u uw merknaam onvoldoende beschermt, kan dat grote gevolgen hebben. Jarenlange investeringen in uw merk kunnen dan weggegooid geld blijken te zijn. Daarbij vallen de kosten van een afdoende bescherming in het niet. Zo’n ‘afdoende bescherming’ vergt wel een precieze afweging, die meer dan alleen juridische aspecten omvat. Dat geldt zeker niet alleen voor multinationals. Middelgrote organisaties en zelfstandige onderdelen van grotere concerns hebben relatief gezien zelfs een groter belang bij een goede merkbescherming dan multinationals. Door hun geringere schaal en financiële spankracht immers kunnen ze zich dure juridische procedures minder goed veroorloven.
Overigens, twijfelt u eraan of investeren in een merknaam juist voor úw organisatie wel zinvol is? Klik dan op Merknamen: inkomstenbron of luchtballon?. Daar leest u de relevante voors en tegens.
In dit artikel over merkbescherming vindt u de overwegingen die bij een merkdeponering komen kijken, de risico’s van het achterwege laten van zo’n merkdepot, en de voordelen van een ® achter uw merknaam.

2. Het merk: een internationaal juridisch begrip

Een merk dat op de juiste manier is gedeponeerd, heeft nationaal én internationaal wettelijke bescherming. In Nederland, België en Luxemburg is er daarvoor de Benelux Merkenwet, waarvan de uitvoering is opgedragen aan het Benelux Merkenbureau in Den Haag.
Doet u zaken in West-Europese landen buiten de Benelux, dan is het aan te raden uw Beneluxmerk te vervangen door een Gemeenschapsmerk. Dat geldt in alle vijftien landen van de Europese Unie, en het maakt het beheer van uw merk veel eenvoudiger. Bedenkt u zich wel dat niet alle landen in West-Europa lid zijn van de Europese Unie.
Strekken uw zakelijke aspiraties zich uit tot buiten de Europese Unie, dan bieden het Verdrag en het Protocol van Madrid uw merk een brede, internationale, juridische bescherming. Er zijn bijna zeventig landen bij het verdrag en het protocol aangesloten: van Azerbeidzjan tot Zwitserland. Maar let op: onder andere de Verenigde Staten ontbreken!
Behalve met ‘merkenwetten’ hebt u in Nederland ook te maken met de Handelsnaamwet. Een handelsnaam is juridisch niet hetzelfde als een merk. Een merknaam onderscheidt producten, diensten, plaatsen of personen van elkaar; een handelsnaam heeft betrekking op de organisatie daarachter.
Dit artikel gaat met name over de handelsnaam- en merkbescherming in de Benelux.

3. Is uw handelsnaam tevens uw merknaam?

Uw onderneming, vereniging of stichting is ongetwijfeld ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel. U bent dat immers wettelijk verplicht. De naam waaronder uw organisatie daar te boek staat, uw handelsnaam, is door de pure inschrijving in het register wettelijk beschermd. Althans, tot op zekere hoogte…

Volgens de Handelsnaamwet mogen twee organisaties namelijk best eenzelfde of een heel sterk op elkaar lijkende naam hebben, als er maar geen verwarring bij ‘het publiek’ kan ontstaan. De wet acht het gevaar van verwarring met name aanwezig, als beide ondernemingen in dezelfde regio gevestigd zijn en soortgelijke producten of diensten op de markt brengen. En dat kan dus problemen geven, als uw in Rotterdam gevestigde onderneming actief is in heel Nederland. Immers, een (nagenoeg) gelijknamige concurrent in Twente die alleen regionaal opereert, kan u in commerciële zin de voet danig dwars zetten.

De Handelsnaamwet biedt u dus slechts regionale bescherming tegen de identieke of sterk op de uwe lijkende handelsnaam van een concurrent. Daarbij heeft de eerste inschrijver van een handelsnaam altijd de oudste rechten. Toch heeft de Handelsnaamwet ook een internationaal tintje: hij verbiedt het gebruik van een handelsnaam die een officieel geregistreerde merknaam of een sterk daarop lijkende aanduiding bevat. En een merkregistratie is altijd ten minste geldig in de hele Benelux. Ook hier gelden als criteria de mogelijke verwarring die door de gelijkenis bij ‘het publiek’ kan ontstaan, en de datum waarop het merk is gedeponeerd.

Per saldo loopt u het grootste risico wanneer de handelsnaam van uw organisatie tevens als merknaam voor uw producten of diensten fungeert. Vooral in de zakelijke dienstverlening is dat heel gebruikelijk. Daarom is het altijd verstandig uw handelsnaam als merk te laten deponeren, zelfs als uw producten of diensten wél specifieke merknamen hebben. Daarmee breidt u het gebied waarin uw handelsnaam juridische bescherming geniet, uit tot ten minste de Benelux, ook als u momenteel alleen op regionale of lokale schaal werkt. Het is een sluitende maatregel die problemen voorkomt én rekening houdt met mogelijke expansie in de toekomst.

4. Een merk moet zich onderscheiden!

Het primaire doel van een merknaam is het creëren van onderscheid ten opzichte van de concurrentie, ongeacht of het gaat om organisaties, producten, diensten, plaatsen of personen. Maar het bedenken van een originele, onderscheidende merknaam is niet eenvoudig: alleen al in het Benelux Merkenregister zijn inmiddels meer dan een half miljoen(!) merken ingeschreven. En al die merken proberen in de hoofden van mensen een uniek associatienetwerk op te bouwen en in stand te houden. Wat daar allemaal bij komt kijken, leest u in het artikel Merknamen: inkomstenbron of luchtballon?.

4.1 Merkbescherming kan geweigerd worden

In deze bijdrage ligt de nadruk niet op de commerciële of psychologische kant van het onderscheid tussen merken, maar op het juridische aspect. Bezien vanuit dat perspectief zijn niet alle merknamen even goed te beschermen. Sterker nog: het Benelux Merkenbureau weigert zelfs een merknaam in te schrijven, als die in strijd is met de goede zeden of de openbare orde … of als die een te gering onderscheidend vermogen heeft! Vaak gaat het dan om merknamen met een sterk beschrijvend karakter. Of een merk identiek is of sterk lijkt op dat van een directe concurrent, telt voor het Merkenbureau feitelijk niet mee. Zo kan de naam ‘Block and Dacker’ voor een elektrische schroevendraaier weliswaar rekenen op een negatief advies, maar de inschrijving zal niet geweigerd worden. Voor datzelfde product daarentegen zal het Merkenbureau de naam ‘Schroefgemak’ hoogstwaarschijnlijk afwijzen, omdat dat een algemeen bruikbaar Nederlands woord is. Ook geografische en eigennamen, afkortingen en cijfers krijgen lang niet altijd merkbescherming.

Per saldo ligt de beoordeling van het concurrentiële onderscheid van een merknaam bij u als merkeigenaar, en - als het zover komt - bij de rechtbank. Deskundig advies vooraf kan echter dure juridische procedures voorkomen.

4.2  Beperking tot specifieke producten en diensten

Overigens zitten identieke merknamen elkaar niet per definitie in de weg. Zo zal een bedrijf dat computertrainingen verzorgt onder de merknaam ‘Spirit’ commercieel geen last hebben van een meubelfabrikant met diezelfde naam. Ook verwarring bij ‘het publiek’ ligt niet voor de hand, omdat de geleverde producten daarvoor te sterk van elkaar verschillen. Zo’n situatie krijgt juridisch handen en voeten, doordat een merkregistratie internationaal slechts geldt voor met naam en toenaam genoemde producten of diensten. Die zijn daartoe ingedeeld in vijfenveertig ‘warenklassen’. Vierendertig daarvan zijn gereserveerd voor fysieke producten, de rest is bestemd voor diensten. De indeling is overigens niet altijd even helder. Het vergt veel ervaring om tot de juiste classificatie te komen.

5. De juridische veelzijdigheid van een merk

5.1 Woordmerken, beeldmerken en vormmerken

Het grootste deel van de merken in het Benelux Merkenregister zijn zogenoemde ‘woordmerken’: letters, cijfers of een combinatie daarvan. Een belangrijk aandachtspunt bij zo’n woordmerk is de schrijfwijze. Die moet bij voorkeur, bijvoorbeeld voor wat betreft het gebruik van hoofd- en kleine letters, overeenkomen met de manier waarop u uw merknaam in het zakelijke verkeer gebruikt. Dat betekent overigens niet dat uw concurrent door het wijzigen van één hoofdletter zomaar met uw merknaam op de loop kan gaan!

Twee veel minder vaak gedeponeerde typen merken zijn de beeld- en de vormmerken. Een voorbeeld van een beeldmerk is het bedrijfslogo, het vignet, dat op uw briefpapier staat. Het is soms verstandig dat logo samen met uw bedrijfs- of merknaam te laten registreren. De koppeling van een specifieke vormgeving aan een naam, versterkt het juridisch fundament voor met name wat moeilijker te beschermen merknamen.

Een bekend voorbeeld van een vormmerk is de fles van WC-eend. Dankzij de inschrijving in het Benelux Merkenregister is het nog steeds de enige toiletreiniger met een ‘zwanenhals’. Overigens, bij een vormmerk moet de vorm los staan van de functie die het product vanuit zichzelf heeft. Neem als voorbeeld de beugelfles van Grolsch, ook een officieel ingeschreven vormmerk. Voor de kwaliteit van het bier maakt de vorm van de fles niet uit: Grolsch levert immers ook bier in ‘gewone’ flesjes. Het gaat dus om de mate van onderscheid ten opzichte van andere biermerken, die het gevolg is van de specifieke vorm van de verpakking. En juist daarom hoeft de producent van een afwasborstel zonder steel en met een ingebouwd reservoir voor afwasmiddel dus níet te rekenen op een inschrijving voor zijn product als vormmerk. Immers, de vormgeving heeft een directe relatie met de functie van het product: afwassen.

5.2  Individuele en collectieve merken

Verreweg de meeste inschrijvingen in het Benelux Merkenregister zijn ‘individuele’ merken. Dat geldt (straks) ook voor úw bedrijfsmerk. Het is uw eigendom, u hebt er commercieel voordeel van en u bent zelf verantwoordelijk voor het merkbeheer.

Voor een ‘collectief’ merk ligt dat anders. Dat is het eigendom van een onafhankelijke organisatie die weliswaar het merk in beheer heeft, maar het zelf niet gebruikt. In plaats daarvan geeft het anderen de toestemming en de mogelijkheid om het merk toe te passen, als die gebruikers tenminste aan een aantal kwalificaties voldoen. Een collectief merk fungeert dan ook in nog sterkere mate dan een individueel merk als een kwaliteitsgarantie. Het ‘wolmerk’ en het KEMA-keurmerk zijn er heel bekende voorbeelden van. Dat het beheer van een collectief merk in handen moet zijn van een onafhankelijke organisatie, heeft te maken met het instandhouden van de aan het merk ten grondslag liggende kwaliteit.

5.3  Merken zijn ‘tekens’

Elk ‘teken’ dat producten en diensten - maar ook organisaties, plaatsen of personen - onderscheidt, is volgens de wet een merk. En er zijn heel veel ‘tekens’ waarmee u dat onderscheid kunt benadrukken. Dat kan door een benaming, bijvoorbeeld in een woordmerk, door letters, cijfers en combinaties daarvan, maar ook door tekeningen, stempels, afdrukken, productvormen, verpakkingen, etiketten, een specifieke opmaak en zelfs kleuren en kleurencombinaties. En al die verschillende ‘tekens’ kunt u (laten) vastleggen in de internationale merkenregisters.

Er zijn dus voldoende mogelijkheden om uw merk ook juridisch een eigen gezicht te geven en daarmee de risico’s van het achterwege laten van een merkdepot te vermijden.

6. Juridische en commerciële voordelen

Internationaal, en dus ook in Nederland hebt u recht op een merk, wanneer u de eerste bent die het inschrijft in het Benelux Merkenregister. Als eigenaar kunt u anderen het gebruik van uw merk én van een daar sterk op lijkende aanduiding verbieden. Eventueel kunt u ook schadevergoeding eisen, als iemand uw recht als merkeigenaar schendt.

Een communicatief sterke merknaam én het deponeren daarvan in een merkregister geeft dus uw concurrenten het nakijken. En over een communicatief sterke merknaam gesproken: een aspect dat nog wel eens over het hoofd wordt gezien, is taalkundig en cultureel van aard. Zo kan de betekenis van een merknaam in verschillende culturen nogal verschillen. Dat beperkt zich niet alleen tot de naamgeving, ook kleuren en vormen kunnen elders in de wereld een heel andere betekenis hebben dan in Nederland. Door daarmee rekening te houden, versterkt u de kracht van uw merk. Dat kan betekenen dat u minder hoeft te investeren in het bekendmaken en -houden van uw merknaam dan uw concurrenten. Een lagere prijs, meer winst of misschien wel allebei zijn daarvan de voordelen. Die maken eens te meer duidelijk hoe belangrijk een merkregistratie voor uw organisatie kan zijn. Voor de investering hoeft u het niet te laten: u verdient de kosten van een merkregistratie die nauwkeurig is afgestemd op úw behoeften, altijd terug.

6.1 ®, TM en SM

Laat u het overigens niet bij de registratie van uw merk alleen. Het is zeker zo belangrijk om aan alle betrokkenen duidelijk te maken dát u over een officieel ingeschreven merknaam beschikt. Een ® bij de naam verschaft helderheid én schrikt potentiële merkinbrekers af. Reserveert u die ® wel uitsluitend voor een écht ingeschreven merknaam. Ongeoorloofd gebruik is in veel landen, maar niet in Nederland, strafbaar. Zolang uw merk nog niet echt is ingeschreven, mag u er wel alvast ^TM bij zetten - voor ‘trade mark’: handelsmerk - of ^SM voor ‘service mark’: dienstmerk. Daarmee geeft u in ieder geval aan dat ú de merkeigenaar bent. Met alle voordelen van dien!

In de rubriek
 ' Merkenbeleid ' 
vindt u meer artikelen over dit onderwerp.